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专利代理申请典型案例解析

发布时间:2019-11-05 16:48

  2010年,张某(甲方)与北京某公司(乙方)签定了《专利申请代理委托协议》(简称涉案协议),约定(主要内容如下):1、甲方就申请初拟名称为“xxx装置”的实用新型专利,委托乙方办理申请文件以及申请、审批程序中的有关事宜。2、如果甲方委托乙方办理授权阶段手续,则由甲方负责支付专利授权的登记费、公告费、印花税以及当年年费,具体支付金额由甲方按照官方规定的费用支付给乙方,由乙方代为缴纳。3、乙方应尽到通知的义务,国家知识产权局发来的各项与本专利有关的文件应及时通知甲方。4、本合同执行到该项专利申请获中国专利局授权通知或:1)专利申请被视为撤回或被驳回并不可挽回时终止;2)甲、乙双方协商一致时终止。

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  关于涉案专利的年费缴纳的情况:

  在国家知识产权局官网(中的政务服务平台中专利检索查询下的电子申请注册用户查询栏显示,该专利第二年度、第三年度年费均已缴纳,上述年费缴费人均为张某。国家专利局于2013年7月31日下发了缴费通知,缴费通知上注明涉案专利第四年年费和滞纳金的最迟补缴期限为2013年12月25日。国家专利局于2014年3月3日下发专利权终止通知书。

  北京某公司于2014年3月14日向张某以电子邮箱方式发送了专利权终止通知书,邮件中明确告知了张某需要回复,如果不回复,默认张某放弃该专利并由此产生的责任由张某平承担。并于2014年3月19日通过快递给张某邮寄了纸制版的专利权终止通知书及北京某公司出具的告知函。2017年3月16日,张某致电北京某公司,要求出具一份告知函,说明专利已失效的情况,并要求盖章且邮寄纸件,该公司邮寄了该告知函,并被张某签收。

  关于涉案专利代理申请的情况:2016年1月21日,张某(甲方)北京某公司(乙方)签定《专利申请代理委托合同》(简称涉案合同),约定(主要内容如下):1、甲方就2项初拟名称为XXX技术、…的实用新型专利委托乙方办理申请文件以及申请、审批程序中的有关事实;2、乙方工作内容:…答复《答复审查意见书》;3、甲方应按双方约定按时向乙方支付代理费用;因乙方原因使甲方提出的专利申请被视为撤回的,如甲方认为可以弥补,由乙方免费恢复;如果不可弥补,由乙方退回已收取的代理费用,乙方不再承担除此之外的其他责任。因甲方原因导致上述结果,乙方不承担责任。

  专利代理申请涉案合同签订后,张某于2016年1月2日、2016年3月21日向北京某公司分别支付了4740元、2500元并交付了技术交底书等材料。

  2016年3月18日,北京某公司向国家知识产权局提交了涉案申请的申请文件。后北京某公司收到国家专利局一通。一通认为该专利申请存在下列缺陷:独立权利要求1和从属权利要求2-9不具备新颖性。二通认为该专利申请不存在实施所述方案的条件,不具备实用性。北京某公司均进行答复,并与张某邮件告知沟通。

专利代理申请典型案例解析

  2016年12月2日,北京某公司收到国家专利局下发的驳回通知书。该通知书中认为:申请人于2016年11月24日将权利要求1“所述的泄水口与水轮机转盘的垂直距离为50m”修改为:“所述的泄水口至水轮机转盘的出水落差大于等于30m”;同时提交了意见陈述书指出若落差高度不够可以向地下挖坑开设达到所需落差,审查员不接受申请人的意见。该专利申请不具备专利法第22条第4款规定的实用性,根据专利法实施细则第44条第2条的规定,驳回该申请。

  一审法院认为:

  该专利代理申请案件查明事实可知,张某签订涉案协议的合同目的是委托北京某公司办理涉案专利申请文件以及申请、审批程序中的有关事宜,合同中并未约定北京某公司应代为缴纳专利授权当年年费以外的年费费用。其次,涉案协议明确约定“本合同执行到该项专利申请获中国专利局授权通知或:1)专利申请被视为撤回或被驳回并不可挽回时终止;2)甲、乙双方协商一致时终止”,涉案专利已于2011年1月5日进行了授权公告,故该合同已经履行完毕并终止。第三,张某并未通过口头或书面的形式委托北京某公司代为缴纳首年之后的专利年费费用,该专利第二年、第三年年费缴费人亦均为张某。最后,由北京某公司提供的邮件往来、快递查询结果、挂号信物流信息等证据可知,尽管合同已终止,北京某公司仍向张某进行了善意告知。

  北京某公司提交了电子邮件记录证明其于2016年9月1日通过电子邮件方式与张某就一通的答复、申请文件的修改事项进行了沟通,该时间未超出答复期限。张某虽主张北京某公司擅自答复,却并未就其认为前述邮件对申请文件的修改有不当之处并告知北京某公司进行举证证明,亦未提交证据证明其明确回复了北京某公司并进行下一步指示,更未向北京某公司或国家专利局提交其认为正确妥当的答复意见。在此情况下,北京某公司有理由相信张某对一通答复内容并无异议,且如不在法定期限内对一通进行答复,则更加不利于张某作为专利申请人权利的保障。据此,一审法院认为北京某公司对一通进行答复并无不当之处。同理,在2016年9月20日二通下发后,根据张某与北京某公司的往来邮件可知,北京某公司在法定期限内就二通答复问题与张某进行了沟通。2016年11月16日,张某以邮件形式向北京某公司发送了答复意见,北京某公司也针对张某的该答复意见进行了回应。尽管张某主张北京某公司未将其要求的“缩小水轮机转盘”的修改意见向国家专利局进行答复,但却并未举证证明其在北京某公司向国家专利局提交答复意见之前,已将关于“缩小水轮机转盘”的陈述意见及时告知北京某公司。因此,北京某公司对二通进行的答复亦无不妥之处。

  张某主张,在此次专利代理申请案件中,北京某公司擅自将涉案申请更名为“一种水电站下泄尾水二次利用的发电装置”。但根据早在涉案合同签订后的2016年3月17日、3月18日双方往来邮件显示,邮件主题即为“一种水电站下泄尾水二次利用的发电装置—初稿01”,且在此之后直至2016年11月16日,一通、二通下发之后的邮件往来中,邮件主题仍为“Re:Re:一种水电站下泄尾水二次利用的发电装置—初稿01”。结合本次专利代理申请涉案合同中亦明确规定该专利申请的原名称为“初拟名称”的事实,因此,有理由相信张某对此次专利代理申请涉案申请名称变更为“一种水电站下泄尾水二次利用的发电装置”的事实是知晓且认可的。此外,张某并未提交其在收到驳回通知书之前对涉案申请名称更改持有异议的证据。综上所述,张某关于北京某公司行为不当给其造成损失的主张不能成立,其全部诉讼请求均缺乏事实及法律依据,不予支持。

  张某与北京某公司签订的涉案协议和涉案合同系双方真实意思表示,内容未违反国家法律法规强制性规定,应属有效,双方均应按照合同约定履行自己的义务。

  争议焦点:

  一、涉案专利被终止是否应归责于北京某公司

  在此次专利代理申请案件中张某上诉主张涉案专利被终止是由于北京某公司未及时缴纳年费和未及时送达相关文件造成的。张某签订涉案协议的合同中并未约定北京某公司应代为缴纳专利授权当年年费以外的年费费用。且根据该合同约定,至涉案专利于2011年1月5日进行了授权公告时,该合同已经履行完毕并终止。张某称北京某公司承诺由其代缴第二、三年年费,但未提交任何证据对此予以证明。另外,从北京某公司提供的邮件往来、快递查询结果、挂号信物流信息等证据可知,在合同已经终止后,北京某公司仍向张某进行了善意告知。

  二、涉案申请被驳回是否应归责于北京某公司

  一通的下发时间为2016年6月28日,根据《专利法实施细则》第四十四条第四款和《专利审查指南》的规定,答复一通的截止日期应为2016年9月13日。北京某公司提交了电子邮件记录证明其于2016年9月1日通过电子邮件方式与张某就一通的答复、申请文件的修改事项进行了沟通,该时间未超出答复期限。张某并未对申请文件的修改事项提出异议,或者发现修改中是否存有不当之处并告知北京某公司,亦未提交证据证明其明确回复了北京某公司并进行下一步指示,更未向北京某公司或国家专利局提交其认为正确妥当的答复意见。因此,北京某公司于法定期限内回复国家专利局的一通并无不当,不存在张某所述未及时且擅自回复的情形。

  在2016年9月20日二通下发后,根据北京某公司与张某的往来邮件可知,双方于法定期限内就如何答复二通进行了沟通。2016年11月16日,北京某公司以邮件形式向张某发送了拟答复二通的意见,张某以邮件的方式对此进行了回应。但张某回应的内容并不涉及“缩小水轮机转盘”的修改意见,亦并未举证证明其在北京某公司向国家专利局提交答复意见之前,已将关于“缩小水轮机转盘”的陈述意见及时告知北京某公司。因此。北京某公司对二通进行的答复并无不当之处。(本文涉及个人隐私部分及专利部分已别称隐藏,若有侵犯请及时告知)

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